青岛市中级人民法院知识产权庭日前审结一起极为特殊的商标侵权案，称其特殊是因为被告行为不符合我国商标法及商标法实施细则所明确列举的侵权类型。青岛市中级人民法院根据知识产权侵权案件的特点以及商标法的立法本意，采用“过错推定原则”，参照“即发侵权”的理论，判决侵权成立。由于此案还有一些争议，有进行讨论、研究的价值，笔者将此案介绍给大家，并对案件中涉及的相关法律问题进行评析，也希望能对法院今后审理此类案起一定借鉴作用。
【案情】
本案原告凤凰股份有限公司为“凤凰牌”注册商标的商标权人，对“凤凰牌”商标，原告共取得三份商标注册证，其中的两份商标注册证中，凤凰牌商标为文字和图案的组合商标，其文字分别为汉字“凤凰”和汉语拼音“feng huang”，图案为不同形象的凤凰图案，核准使用的商品是自行车及自行车零件；另一份商标注册证中，凤凰牌商标为文字和图案的组合商标，其文字分别为汉字“凤凰”和英文“phoenix”，图案为凤凰图案，核准使用的商品自行车。一九九一年九月十九日，“凤凰牌”商标被国家工商行政管理局商标局、首届“中国驰名商标”消费者评选活动组委会评为中国驰名商标。
一九九九年十月十八日，被告山东省日用百货进出口公司在第八十六届中国出口商品交易会上与埃及mohamed abdou mohamed sons 公司（以下简称埃及公司）签订一份《售货确认书》，双方约定，由被告向埃及公司出售价值三万九千七百零二美元的“phoenix”牌自行车零件。原告的业务员孙涛和埃及公司代表阿卜杜分别代表两公司在《售货确认书》上签字，后被告方终止《售货确认书》的履行，该合同未实际履行。此外，原告因本案诉讼已支出公证费、翻译费、差旅费等共计五千五百三十四元，律师代理费一万五千元。原告认为被告的行为侵犯了其商标权，遂向法院提起诉讼。
审判
原告诉称，原告系生产“凤凰牌”（phoenix）自行车零件的特大型企业，“凤凰牌”（phoenix）自行车零件商标已获得国家工商局商标局核准注册。“凤凰牌”商标还在世界工业产权马德里协约国注册，并于一九九一年被国家工商局认定为中国驰名商标。被告于一九九九年十月十七日与埃及mohamed abdou mohamed sons co.在第八十六届秋季广交会上签订一份《售货确认书》，出售一批“凤凰牌”（phoenix）自行车零件。被告的行为侵害了原告的商标专用权和商业信誉，破坏了原告的国内外市场，请求法院判令被告停止对原告的“凤凰牌”（phoenix）自行车零件商标的侵权行为，向原告公开赔礼道歉，赔偿原告经济损失。
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被告辩称，一、被告虽与埃及公司签定合同，但该合同没有实际履行，没有代理出口原告这一驰名商标产品。被告只是在商务洽谈中涉及“凤凰”名称，这一行为并不是《商标法》以及《商标法实施细则》所规定的侵犯商标专用权的行为，因此被告没有对原告“凤凰牌”商标实施侵权行为。二、被告的行为并没有给原告的商誉造成任何损害，原告要求被告在《人民日报》等报刊公开赔礼道歉并消除影响的请求没有法律依据。三、原告主张的经济损失不能证明是由被告的行为造成的，因此原告的该主张缺乏事实和法律依据。应驳回其诉讼请求。
青岛中级法院法院经审理认为，原告凤凰股份有限公司对“凤凰牌”商标（包含英文phoenix）依法享有注册商标专用权，该专用权既包括原告独占使用或许可他人使用凤凰牌商标，也包括对他人侵犯其专用权予以制止的权利。本案中，被告未经原告许可，对外签订了销售“phoenix”自行车零件的合同，该行为是否侵害了原告商标专用权，是本案争议的焦点。法院基于以下理由认为：被告的行为已经构成对原告注册商标专用权的侵害。
首先，一九九五年七月十三日对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局联合颁布的《关于对外贸易中商标管理的规定》中，明确了由上述两个部门共同负责对全国对外贸易商标工作的管理、监督、指导。该规定的第九条规定“对外贸易经营者只有征得注册商标所有人同意并依法签订商标许可使用合同，方可使用他人注册商标”，从该规定可以看出，在对外报价签约中未经许可使用他人的商标是违规的，由此，本案被告的行为具有违法性。
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其次，依照商业惯例，签订合同的目的是为了履行。被告作为本身不进行自行车零件生产的外贸公司，要履行对外订立的合同，必须从有关厂家组织货源以履行合同。被告组织货源只存有两种可能，第一、被告获得合法的标有“凤凰”牌商标的自行车零件，只要被告不改变商品的性质而出口，便不会构成对原告注册商标专用权的侵害，换言之，只要“凤凰”牌自行车零件被合法制作并售出后，原告的注册商标专用权在该批商品上已经穷尽，被告再将该批商品销售，不构成对原告注册商标专用权的侵害，商标权的穷尽原则同样运用于国际贸易中；第二、被告将假冒“凤凰”牌注册商标的自行车零件出口，该行为侵害了原告的注册商标专用权。虽本案被告对外签订的合同未履行，无法以被告的实际履约行为来判断属上述何种类型，但从被告签订的《售货确认书》内容来看，“phoenix”自行车零件的规格，价格及数量非常详细、具体，被告作为外贸代理公司，依通常交易习惯，只有在国内有明确的自行车零件供应商的条件下，才会对外订立此类合同，因此被告应承担证明商品来源的举证责任，即被告欲证实其未侵害原告的注册商标专用权，应提供商品来源的证据证实将来的履约行为属上述第一种情况，但被告在诉讼过程中未能提供商品来源的证据，故应认定被告有过错，其行为构成对原告注册商标专用权的侵害，应承担相应的民事责任。虽本案被告签订的合同未实际履行，被告的侵权行为损害结果尚未明显地发生，但提前制止该侵害商标权的行为，防止严重的损害结果发生，有利于保护原告这一驰名商标。由于被告终止了合同，合同未实际履行，被告该侵害商标权行为后果轻微，不会给原告的经营方面造成损失，即原告不会因被告的侵权行为而使产品销售量下降，被告也不会因此而获取利益，因此，原告主张的销售价格损失、机会利润损失、出口退税损失和银行贷款利息损失与本案被告的侵权行为无因果关系，法院不予支持；但被告应承担原告因诉讼支出的公证费，翻译费、差旅费、律师代理费等相关费用。
青岛中级法院于依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百一十八条和《中华人民共和国商标法》第三十八条第（四）项的规定于2000年5月10日作出（2000）青知初字第11号民事判决，判决被告山东省日用百货进出口公司停止对原告“凤凰牌”注册商标专用权的侵害，赔偿原告经济损失二万零五百三十四元，以书面形式向原告赔礼道歉。宣判后，两被告在法定时间内未提出上诉，该判决已发生法定效力。
【本案涉及的法律问题】
一、原告商标权中的使用权与禁止权
二、“即发侵权”、“侵权预备”与“妨害预防请求权”
三、商标权穷尽原则在本案的运用
四、本案的归责原则
五、本案的法律适用问题
【评析】
一、原告商标权中的使用权与禁止权
凤凰牌”注册商标是一个通称，它实际包括三个不同文字和图案的组合商标。其中有二个商标中的文字是“凤凰”二字，核准使用的范围为自行车零件，另一个商标中的文字是英文“phoenix”，核准使用的范围为自行车整车。有种观点认为注册商标专用权以核准的文字、图形及核准使用商品为限，被告卖的是自行车零件，而原告自行车零件注册商标中的文字为“凤凰”二字，并非被告在合同中使用的“phoenix”，因此，被告未侵害原告的商标权。这种观点的错误在于混淆了商标权中的使用权与禁止权。通常认为商标权包括使用权和禁止权，使用权是商标权人使用其商标的范围，以核准的文字、图形和核定使用的商品为限；禁止权，是指商标权人禁止他人使用的范围，即商标权人可以禁止他人在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。从中可以看出，禁止权的范围要大于使用权。本案自行车零件与自行车整车为类似商品，“凤凰”与“phoenix”为相近似商标? ，由此原告的禁止权包括禁止他人在自行车、自行车零件等类似商品上使用“凤凰”或“phoenix”，本案被告的行为显然在原告禁止范围之内。但由于原告的禁止权范围大于使用权，会出现原告虽有权禁止他人使用，
原告的“凤凰牌”注册商标，于一九九一年九月十九日被认定为我国首批驰名商标，其保护范围和保护程[fy1] 度要高于普通注册商标，但遗憾的是我国对驰名商标的 保护仅限于行政机关的颁布的行政法规，还没上升到法律高度，不利于对驰名商标的保护。我国虽已加入《保护工业产权巴黎公约》，但在保护驰名商标方面，国内立法却严重滞后，学术界对驰名商标立法保护的呼声也日渐高涨。此外，“凤凰牌”商标的商标权人还根据国际商标注册的马德里协议，在世界知识产权组织国际局（ompi）对“凤凰”商标进行注册，但由于注册是在原告改制前完成，注册人的名称在案件审理过程中未进行变更，一审法院对此事实未予认定。
